Häufig vernachlässigt wird die ausreichende Dokumentation bzw. die Aufbewahrung entsprechender Unterlagen zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke. Die Erfordernisse an die notwendigen Unterlagen sind, insbesondere bei Verfahren vor dem EUIPO, sehr hoch.

Versäumt wird leider aber häufig auch bei der Verwendung der Marke darauf zu achten, dass die Marke in einer Form verwendet wird, die auch im rechtlichen Sinne eine Benutzung darstellt. Dabei sind zahlreiche Aspekte zu beachten, insbesondere wenn die Marke im Kontext oder in Verbindung mit anderen grafischen Elementen oder Wörtern verwendet werden soll.

In seiner Entscheidung I ZB 6/16 – Dorzo hat der BGH die Anforderungen bei gemeinsamer Verwendung mit anderen Wortzeichen verdeutlicht. Er führt aus:

Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gemäß §26 Abs. 1 MarkenG dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form (§26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

Erkennt der Verkehr das mit Zusätzen verwendete Markenwort (hier: Dorzo-Vision®) nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen (hier: Dorzo), verändert die Abweichung grundsätzlich den kennzeichnenden Charakter der Marke, so dass von einer rechtserhaltenden Benutzung nach §26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht ausgegangen werden kann.

Bei der Prüfung, ob eine von der Eintragung abweichende Verwendung der Marke deren kennzeichnenden Charakter verändert, kommt es nicht darauf an, ob die Marke innerhalb der konkreten Verwendungsform eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

Zu einer ähnlichen, aber dennoch im Detail abweichenden Fragestellung hatte sich zuvor der EuGH in der Rechtssache C‑252/12 geäußert:

Die Überlagerung der Marke mit wortlosem Logo durch das Wortzeichen „Specsavers“ verändert in der Tat die Form, in der die Marke eingetragen worden war, da es sich nicht um ein schlichtes Nebeneinanderstellen handelt, werden doch hier bestimmte Teile der Marke mit wortlosem Logo durch das Wortzeichen verdeckt.
…
Demgemäß kann die Verwendung der Marke mit wortlosem Logo zusammen mit dem dieses überlagernden Wortzeichen „Specsavers“, auch wenn sie letztlich einer Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke oder einer Benutzung in Verbindung mit dieser entspricht, als ernsthafte Benutzung der Marke mit wortlosem Logo als solcher angesehen werden, sofern diese Marke in der Form, in der sie eingetragen wurde – d. h. ohne teilweise Verdeckung durch das sie überlagernde Wortzeichen „Specsavers“ –, immer noch auf die Waren der Specsavers-Gruppe, auf die sich die Eintragung bezieht, verweist, was das vorlegende Gericht zu prüfen hat.

Dieser Schlussfolgerung steht nicht entgegen, dass das Wortzeichen „Specsavers“ sowie die Kombination aus dem wortlosen Logo und dem es überlagernden Wortzeichen „Specsavers“ ebenfalls als Gemeinschaftsmarken eingetragen sind.
…
…die Voraussetzung einer „ernsthaften Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmungen erfüllt sein kann, wenn eine Gemeinschaftsbildmarke nur in Verbindung mit einer sie überlagernden Gemeinschaftswortmarke benutzt wird, wobei beide Marken zusammen zusätzlich als Gemeinschaftsmarke eingetragen sind; jedoch dürfen die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen wurde, verändern.

Es lässt sich also festhalten, dass im Einzelfall genau zu prüfen ist und kleinen Aspekten oder Zusätzen, wie „®“, entscheidende Bedeutung zukommen kann.